Не попасть под покемон -a: правила использования персонажей в маркетинге и рекламе

Татьяна Гусарова, юрист судебной практики юридической компании GOLAW о том, как избежать штрафов и судов, привлекая клиентов с помощью образов из PokemonGO.

Невероятная популярность игры для смартфонов PokemonGO вполне логично привлекла особое внимание представителей бизнеса. Некоторые компании даже готовы доплачивать разработчикам игры, чтобы в их магазинах, кафе или торговых центрах появлялись редкие покемоны. А вместе с ними – и новые посетители, охотящиеся на фантастических персонажей. Но если на Западе с правовым статусом использования зверьков в рекламе проблем нет: разработчики всегда готовы за определенное вознаграждение пойти навстречу бизнесу, то в Украине ситуация гораздо сложнее. Производитель игры: корпорация Nintendo – в стране не представлена, и кому принадлежат права на использование образов из игры, не ясно. Татьяна Гусарова, юрист судебной практики юридической компании GOLAW – юридического партнера Ассоциации ритейлеров Украины – подготовила анализ: как можно уменьшить риск и избежать претензий со стороны правообладателей.

Читайте также — Как можно использовать PokemonGO в маркетинге и рекламе

Статус Pokemon

Если говорить об игре/приложении PokemonGO, то в первую очередь необходимо отметить, что действующее законодательство Украины не дает определения понятию «компьютерная игра» как отдельного объекта авторского права, но, конечно, компьютерная игра является объектом права интеллектуальной собственности. Чаще всего к защите компьютерных игр по аналогии применяются нормы относительно компьютерных программ.

При этом необходимо учитывать, что согласно ст. 433 Гражданского кодекса Украины, положений Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, компьютерные программы охраняются как литературные произведения.

Чаще всего все персонажи игр, фильмов и мультфильмов защищены авторским правом и их использование, в том числе и в коммерческих целях, возможно только с разрешения правообладателя. Если для примера взять игру PokemonGO, то на официальном сайте Pokemon изначально указана оговорка об авторских правах, согласно которой, «если иное не указано, все содержимое eслуги, включая статьи, изображения, скриншоты, графические объекты, логотипы, загрузки и другие файлы, является собственностью Pokémon и защищено законодательством США и международным законодательством в области авторского права, торговых марок и другой интеллектуальной собственности». Такая же оговорка присутствует и на сайте компании Nintendo. Кроме того, указано, что имена персонажей Pokemon, Nintendo DS, Wii, Wii U, и Wiiware являются товарными знаками компании Nintendo.

Правила договора

Для правомерного использования персонажей игр/фильмов и т.п. компании необходимо заключить лицензионный договор с правообладателем. В таком случае, можно использовать необходимые персонажи на законных основаниях и сможет обезопасить себя от неприятных сюрпризов в форме иска правообладателя о нарушении авторских прав.

Заключению лицензионного договора, как и любого другого договора, предшествуют переговоры между сторонами. Даже если правообладатель не представлен в Украине, скорее всего на сайте правообладателя представлена контактная информация, по которой с ним можно связаться или отправить запрос о сотрудничестве. Так, в отношении игры PokemonGO авторские права принадлежат как компании Nintendo, так и компании POKEMON COMPANY INTERNATIONAL, INC., которая является дочерней компанией The Pokemon Company в Японии (по информации с официального сайта Pokemon).

Если правообладатель будет заинтересован стороны смогут согласовать условия сотрудничества и заключить соответствующий лицензионный договор. Часто ключевым вопросом становится цена использования объекта права интеллектуальной собственности. К сожалению, не все правообладатели готовы к предоставлению третьим лицам права использования их объектов права интеллектуальной собственности. Так, к примеру, та же компания Pokemon не очень открыта к сотрудничеству в данном направлении и на своем сайте пока указывает, что поскольку компания Pokemon получает тысячи запросов, ее политика состоит в отказе в использовании ее торговых марок и авторских прав. Конечно, со временем ситуация может измениться.

Личность персонажа

Персонаж является частью произведения. Так же как и компьютерная игра, понятие персонажа не зафиксировано в законодательстве Украины в сфере авторского права. При этом согласно ст.9 Закона Украины «Об авторском и смежных правах», часть произведения, которая может использоваться самостоятельно, в том числе и оригинальное название произведения, рассматривается как произведение и охраняется в соответствии с настоящим Законом.

В рамках вышеуказанной нормы закона персонаж также рассматривается в качестве части произведения. Соответственно, авторские права на персонаж могут быть зарегистрированы как отдельно, так и в рамках авторских прав на соответствующее произведение.

При этом изначально авторские права на сам персонаж принадлежат автору, который придумал такой персонаж, а авторские права на визуальный (художественный) образ персонажа будет принадлежать дизайнеру, разработчику образа персонажа или, например, мультипликатору, если говорить о мультфильмах. Но в дальнейшем очень часто имущественные авторские права на персонаж при производстве игр/фильмов/мультфильмов и т.п. передаются компании-создателю игры или других соответствующих произведений. Также, персонажи могу быть зарегистрированы и как торговая марка компании.

Берегитесь штрафа

В случае выявления нарушения авторского права, правообладатель вправе требовать защиту своих прав и интересов. При защите прав интеллектуальной собственности в делах с иностранным элементом в законодательстве большинства стран используется право страны, в которой требуется защита.

Этот принцип закреплен и в законодательстве Украины. Так согласно ст.37 Закона Украины «О международном частном праве», к правоотношениям в сфере защиты прав интеллектуальной собственности применяется право государства, в котором требуется защита этих прав.

Относительно суда, в который правообладатель может обратиться за защитой своих прав и интересов, необходимо отметить, что выбор страны, в суд которой правообладатель имеет право обратиться за защитой, определяется в каждом отдельном случае с учетом всех юридических фактов соответствующего спора.

При этом спор о нарушении авторских прав на территории Украины может рассматриваться и украинскими судами.

Согласно законодательству Украины, если судебный спор о нарушении имущественных прав интеллектуальной собственности возникает между юридическими лицами, такой спор рассматривается хозяйственным судом по месту совершения нарушения (часть четвертая статьи 16 Хозяйственного процесуального кодексу Украины).

Если рассматривать порядок привлечения к ответственности за нарушение авторских прав в рамках украинского законодательства, то защита таких прав может осуществляться в порядке, установленном административным, гражданским и уголовным законодательством Украины.

Так, согласно ст. 52 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», за защитой своего авторского права и (или) смежных прав правообладатель имеет право обращаться в установленном порядке в суд и другие органы в соответствии с их компетенцией.

При этом правообладатель имеет право, в частности:

• требовать признания и восстановления своих прав, в том числе запрещать действия, нарушающие авторское право и (или) смежные права или создающих угрозу их нарушения;
• обращаться в суд с иском о восстановлении нарушенных прав и (или) прекращении действий, нарушающих авторское право и (или) смежные права или создающих угрозу их нарушения;
• подавать иски о возмещении морального (неимущественного) вреда;
• подавать иски о возмещении убытков (материального ущерба), включая упущенную выгоду, или взыскания дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения им авторского права и (или) смежных прав, или выплате компенсаций;
• требовать прекращения подготовительных действий к нарушению авторского права и (или) смежных прав;
• требовать, в том числе в судебном порядке, публикации в средствах массовой информации данных о допущенных нарушениях авторского права и (или) смежных прав и судебные решения относительно этих нарушений;
• требовать принятия других предусмотренных законодательством мер, связанных с защитой авторского права и смежных прав.

Суд вправе вынести решение или определение, в частности, о возмещении морального (неимущественного) вреда, причиненного нарушением авторского права и (или) смежных прав, с определением размера возмещения; возмещении убытков; взыскании с нарушителя дохода, полученного вследствие нарушения; выплате компенсации в размере от 10 до 50000 минимальных заработных; изъятии товаров, изготовленных или введенных в гражданский оборот с нарушением права интеллектуальной собственности, и уничтожения таких товаров; изъятии материалов и орудий, которые использовались для изготовления таких товаров, или изъятии и уничтожения таких материалов и орудий.

Также, суд может постановить решение о наложении на нарушителя штрафа в размере 10 процентов суммы, присужденной судом в пользу истца. Сумма штрафов передается в установленном порядке в Государственный бюджет Украины.

Кроме того, если незаконное использование объектов права интеллектуальной собственности повлечет за собой неправомерное использование деловой репутации правообладателя в случаях, предусмотренных Законом Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», правообладатель может обратиться с заявлением о защите прав компании от недобросовестной конкуренции в Антимонопольный комитет Украины или его территориальные отделения. Такое заявление может быть подано в течение шести месяцев со дня, когда компания узнала или должна была узнать о нарушении своих прав.

В данном случае, совершение компанией действий, определенных как недобросовестная конкуренция, влечет наложение штрафа в размере до пяти процентов дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) компании за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф. Если дохода (выручки) нет или компания-нарушитель по требованию органов Антимонопольного комитета Украины не предоставила сведений о размере дохода (выручки), штраф налагается в размере до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Персональная ответственность

Административная ответственность предусмотрена и за нарушение прав на объект права интеллектуальной собственности. Так, согласно ст. 51-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконное использование объекта права интеллектуальной собственности (литературного или художественного произведения, их исполнения, фонограммы, передачи организации вещания, компьютерной программы, базы данных, научного открытия, изобретения, полезной модели, промышленного образца, знака для товаров и услуг, топографии интегральной микросхемы, рационализаторского предложения, сорта растений и т.п.), присвоение авторства на такой объект или иное умышленное нарушение прав на объект права интеллектуальной собственности, охраняемый законом, влечет наложение штрафа от десяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования и материалов, предназначенных для ее изготовления.

Кроме того, стоит отметить, что в отдельных случаях за нарушение прав на объекты права интеллектуальной собственности предусмотрена и уголовная ответственность. Согласно ст. 229 Уголовного кодекса Украины, за незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара, или иное умышленное нарушение права на эти объекты, если это причинило материальный ущерб в значительном размере, предусмотрена ответственность в форме штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

За те же действия, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или причинили материальный ущерб в крупном размере, предусмотрена ответственность в форме штрафа от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

При этом материальный ущерб считается причиненным в крупном размере, если его размер в двадцать и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, в крупном размере — если его размер в двести и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, а причиненным в особо крупном размере — если его размер в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Таким образом, действующим законодательством Украины предусмотрены различные способы защиты прав правообладателя при нарушении его прав на объекты права интеллектуальной собственности. Также, необходимо учитывать, что в случае рассмотрения спора в другой стране, размеры штрафов за нарушения в сфере интеллектуальной собственности могут быть значительно больше.

Виновен без предупреждения

В первую очередь необходимо отметить, что использование персонажей игры, которые защищены авторским правом, без согласия автора является неправомерным. Относительно возможности наступления негативных последствий в связи с нарушением авторских прав правообладателя, то заранее предугадать реакцию правообладателя невозможно. В любом случае, разработка маркетинговой и рекламной компании предприятия на основе неправомерного использования объектов авторского права создает наличие постоянных рисков и возможность инициирования судебных споров, что не лучшим образом будет сказываться как на безопасности предприятия, так и на его репутации как участника

Если рассматривать судебную практику в отношении защиты авторского права на персонаж произведения, то показательным примером защиты авторского права в данной категории дел может быть судебное дело № 161/12051/14-ц по иску физического лица-правообладателя о взыскании с ответчика компенсации за нарушение авторского права на оригинальное название литературного произведения «Капитошка» и его персонажа.

Данное дело рассматривалось в порядке гражданского судопроизводства, поскольку истцом было физическое лицо-правообладатель.

При рассмотрении судебного спора судом было установлено, что истец в 1979 году создал литературное произведение «Капитошка». В 1980 году литературно-художественный образ «Капитошка» был впервые обнародован в анимационном фильме, с одноименным названием, который был создан на киностудии «Киевнаучфильм». Также, истец зарегистрировал авторское право на литературное произведение «Капитошка» и литературное произведение «ПЕРСОНАЖ КАПИТОШКА».

Ответчиком было воспроизведено оригинальное название литературного произведения «Капитошка» и его персонаж на упаковках сосисок под названием «Капитошка» торговой марки «Мясной дар» и осуществлен публичный показ путем рекламирования данного товара в сети интернет. В ходе судебного разбирательства судом было удовлетворено ходатайство истца о проведении судебной экспертизы, в том числе, с целью установления размера дохода (упущенной выгоды), которую истец, как правообладатель объекта права интеллектуальной собственности, мог бы реально получить при обычных обстоятельствах, за предоставление права на использование словесного обозначения «Капитошка» для маркировки упаковок товара сосисок производителем, в сочетании с правом на рекламу такого товара в глобальной сети интернет.

При этом после получения заключения судебной экспертизы истец подал ходатайство об значительном увеличении размера исковых требований (до 120 000 грн) и это ходатайство было удовлетворено судом.

Рассмотрев данный спор, суд принял решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме и взыскании с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение исключительного имущественного авторского права.

В рамках хозяйственного судопроизводства можем рассмотреть судебное дело № N 910/22658/13. В этом деле ООО «Маша и медведь» (далее — истец) обратилось в суд с иском к ООО «Метро Кэш энд Керри Украина» (далее — ответчик) о взыскании с ответчика суммы компенсации, в связи с нарушением последним исключительных имущественных авторских прав истца.

В данном случае нарушение исключительных имущественных авторских прав истца заключалось в том, что в одном из торговых центров ответчика была осуществлена продажа набора детской посуды, на котором были рисунки персонажей «Маша» и «Медведь» из мультипликационного сериала «Маша и Медведь».

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что поскольку набор детской посуды в картонной упаковке содержит изображения персонажей «Маша» и «Медведь», это нарушает исключительное право истца на разрешение использования указанных объектов.

При этом ответчик в своих возражениях против иска ссылался на то, что он не несет ответственность за нарушение авторских прав истца, так как ответчик не является производителем такого товара, а поставку этого товара осуществляла другая компания.

Но эти возражения не были приняты судом с учетом положений п. 27 постановления Пленума Высшего хозяйственного суда Украины «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности» N 12 от 17.10.2012 г., согласно которым лицо, распространяющее экземпляры, в которых отражены объекты авторского права и/или смежных прав без разрешения субъекта такого права, несет ответственность за нарушение законодательства об авторском праве и в том случае, когда контрафактную продукцию ней получено по договору с третьими лицами. Следовательно, ответственность за нарушение авторских прав истца несет именно ответчик.

По результатам рассмотрения данного судебного дела, судом исковые требования были удовлетворены частично (была уменьшена заявленная истцом сумму компенсации).